跨國巨頭專利“大棒”舞 沉著應(yīng)對“蚍蜉可撼樹”——江動集團(tuán)與美國本田在美專利訴訟案啟示
【案情簡介】
江蘇江淮動力股份有限公司（以下簡稱“江動集團(tuán)”）是國內(nèi)通用汽油機(jī)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)有總資產(chǎn)25億元，員工4 000人。公司連續(xù)多年躋身“中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”行列，銷售額連續(xù)11年保持全國同行業(yè)第一。美國是全球最大的通用汽油機(jī)市場，日產(chǎn)通用汽油機(jī)長期以來控制著美國市場。近年來，江動公司自主研發(fā)的通用汽油機(jī)以實用、價廉、性能可靠的競爭優(yōu)勢逐步打開美國市場，市場份額逐年提高，到2006年年底累計銷售已超過10萬臺。江動集團(tuán)的這匹“黑馬”引起了在美國通用汽油機(jī)市場上占據(jù)重要市場份額的日本本田公司的不安。
2006年1月27日，江動集團(tuán)正式收到美國加利福尼亞州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的立案通知書和美國本田公司的訴狀。訴狀表明，美國本田公司起訴美國Pepboys公司(連鎖銷售商)、大湖公司(美國國際采購商)、中國力帆集團(tuán)公司、美國力帆公司、中國江動集團(tuán)有限公司、美國江動公司(江動集團(tuán)控股企業(yè))所生產(chǎn)、銷售的通用汽油機(jī)涉嫌侵害本田公司的GX商業(yè)外觀；要求江動集團(tuán)賠償1 600萬美元，并請求法院下達(dá)禁止江動產(chǎn)品在美國銷售的永久禁令。此后，美國本田公司在美國廣發(fā)侵權(quán)警告函以阻嚇江動產(chǎn)品的代理商和經(jīng)銷商。半年后，美國本田公司又將江動集團(tuán)的另一個商業(yè)伙伴——美國Homier公司告上法庭，可謂大軍壓境，來勢洶洶。
江動集團(tuán)在收到立案通知后，立即召開案例評析會，并到北京向相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)管理部門和司法界的專家、學(xué)者、知名人士以及京城各大跨國律師事務(wù)所咨詢。在基本掌握了商業(yè)外觀法律知識，確認(rèn)本田不存在可保護(hù)的商業(yè)外觀權(quán)利后，毅然決定應(yīng)訴。在美國法律制度框架下，浩繁的證據(jù)調(diào)查工作是訴訟的主要環(huán)節(jié)，也是斗智斗勇?lián)砹幍膽?zhàn)場。為此，江動集團(tuán)和律師團(tuán)傾注大量的精力，僅收集提交的各類資料就多達(dá)十幾萬頁。江動公司副總經(jīng)理張超建作為案件負(fù)責(zé)人，同時以被告代表、知情人、技術(shù)專家證人等多重身份，起草了大量的分析材料和答辯報告。
美國本田原以為江動集團(tuán)不敢應(yīng)訴，得知江動應(yīng)訴后，他們還自以為勝券在握，因為此前他們在美國密西西比州地方法院同一家美國公司剛剛打贏了一場商業(yè)外觀侵權(quán)官司。然而經(jīng)過幾個回合的較量未能占到上風(fēng)，并看到江動集團(tuán)有理有據(jù)地全面否認(rèn)本田GX商業(yè)外觀權(quán)利的證據(jù)材料后，美國本田公司再不敢小覷江動集團(tuán)了。他們聘請美國十大律師事務(wù)所之一的威爾瑪律師事務(wù)所進(jìn)行代理，以每名16萬美元的高價聘請多名專家證人，其中有國際著名的威斯康辛大學(xué)麥迪遜學(xué)院的發(fā)動機(jī)專家，有全球最大的同行企業(yè)退休技術(shù)高管等，以此形成高壓態(tài)勢。在訴訟過程中，他們還不停地提出新動議：要求追加被告、要求中方提供翻譯好的海量證據(jù)資料、又要求在某個環(huán)節(jié)上延期，企圖耗費江動集團(tuán)的訴訟費用和精力。對此，江動集團(tuán)和律師團(tuán)隊細(xì)致分析其意圖，向法官據(jù)理力爭，駁回了他們的多項動議。
法庭上，美國本田聲稱GX汽油機(jī)和GX發(fā)動機(jī)有“獨特和明顯的外表，能使消費者立即認(rèn)出并聯(lián)想到真正的高質(zhì)量的本田的產(chǎn)品”。GX汽油機(jī)和GX發(fā)動機(jī)的商業(yè)外觀（Trade Dress）被形容為有很多沒有功能性的設(shè)計要素。具體來講，美國本田公司列出以下10個設(shè)計要素：(1)閥門蓋的形狀和設(shè)計；(2)風(fēng)扇蓋的形狀，包括角和圓邊的獨特的組合及風(fēng)扇蓋導(dǎo)氣部分的形狀；(3)油箱的尺寸和形狀；(4)機(jī)油箱蓋的顏色；(5)消音器放熱罩的設(shè)計；(6)油報警系統(tǒng)的安置(7)加油蓋和漏油蓋的位置、形狀及設(shè)計；(8)空氣冷卻片的數(shù)目、位置和尺寸；(9)底墊的梯形形狀和尺寸；(10)馬達(dá)每個主要部件的相對的位置和定位。
在專家證詞詢問階段，作為江動集團(tuán)惟一的專家證人，張超建提出了3點意見：第一，美國本田公司曾于1983年在美國申請了GX水平軸汽油機(jī)的外觀專利，而美國外觀設(shè)計專利有效期最長不超過14年。江動小型汽油機(jī)進(jìn)入美國市場時，該專利早已失效，已依法轉(zhuǎn)化成公知技術(shù)。利用失效的專利起訴中方企業(yè)商業(yè)外觀侵權(quán)，是明顯的侵犯公眾權(quán)利，不符合美國憲法中自由競爭的立法精神；第二，美國本田公司主張的10項GX商業(yè)外觀構(gòu)成要素都無可辯駁地具有明顯的功能性，不具備法律意義上的商業(yè)外觀的要件；第三，美國本田公司無法舉出造成消費者混淆的事實證據(jù)。因此，所謂GX商業(yè)外觀侵權(quán)不成立。同時。江動集團(tuán)向法庭提交了大量的功能性分析證詞和包括中國國家標(biāo)準(zhǔn)以及教科書在內(nèi)的證據(jù)資料，并列舉了江動小型汽油機(jī)深受美國客戶青睞的許多事實。形勢變得對江動集團(tuán)極為有利。
這讓美國本田公司始料未及，亦讓他們聘請的專家無以應(yīng)對。美國本田公司自知勝算不大，若敗訴則損失更為慘重，將會在全球引起連鎖反應(yīng)。因此，美國本田不得不主動走向和解的談判桌。美國時間2007年11月13日下午，法庭指派洛杉磯著名的仲裁調(diào)解機(jī)構(gòu)JAMS公司主持調(diào)解談判。在調(diào)解伊始，江動集團(tuán)駁回了美國本田公司準(zhǔn)備好的協(xié)議初稿，并步步為營、據(jù)理力爭，迫使他們四易和解協(xié)議，最終在11月16日清晨5時與美國本田公司簽下和解與互不追究協(xié)議。自此，這場由美國本田公司挑起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟以江動集團(tuán)的完勝而告終。
【案例評析】
江動集團(tuán)與美國本田公司之間的知識產(chǎn)權(quán)糾紛實質(zhì)上是跨國公司企圖利用專利壁壘阻礙競爭對手進(jìn)入美國市場，以達(dá)到其壟斷目的的知識產(chǎn)權(quán)濫訴行為。江動集團(tuán)不畏強(qiáng)權(quán)，運用法律維護(hù)自己合法權(quán)益的過程體現(xiàn)出我國企業(yè)已經(jīng)開始逐步掌握美國知識產(chǎn)權(quán)訴訟的游戲規(guī)則，并且開始擁有應(yīng)對美國知識產(chǎn)權(quán)官司的駕馭能力。
在WTO框架下，傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘逐漸削弱，知識產(chǎn)權(quán)壁壘的力量日益凸顯。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的增強(qiáng)，中外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的案件也在不斷上升。統(tǒng)計顯示，自我國加入世貿(mào)組織以來，我國有60％的出口企業(yè)遭遇過國外的專利技術(shù)壁壘，出口額每年損失約500億美元。如何應(yīng)對跨國公司以知識產(chǎn)權(quán)（尤其是專利）為工具、以法律為外衣，對我國企業(yè)進(jìn)行惡意刁難，是中國成百上千個“江動集團(tuán)”需要共同面對的問題。江動集團(tuán)作為我國企業(yè)海外維權(quán)的先行者，其整個維權(quán)歷程對于國內(nèi)其他企業(yè)無疑具有重要的借鑒意義。
一、面對跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)訴訟大棒，中國企業(yè)要敢于“亮劍”
近年來，隨著越來越多的國內(nèi)產(chǎn)品走向美國等西方發(fā)達(dá)市場，我國企業(yè)也頻頻遭遇跨國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)制裁大棒——知識產(chǎn)權(quán)越來越成為跨國企業(yè)打壓競爭對手的武器。這是因為隨著越來越多的我國企業(yè)由加工代理、貼牌生產(chǎn)模式向生產(chǎn)和銷售自主品牌轉(zhuǎn)變，我國企業(yè)的市場份額與產(chǎn)品競爭力也逐年提升，但惟獨在知識產(chǎn)權(quán)方面很少擁有自己的專利產(chǎn)品和技術(shù)。因此，這些跨國企業(yè)紛紛拿出“知識產(chǎn)權(quán)”這個利器圍剿我國企業(yè)，以打壓越來越強(qiáng)大的競爭對手，達(dá)到獨占和壟斷市場目的。
由于知識產(chǎn)權(quán)（尤其是專利）自身的獨占性、技術(shù)性等特點，加之在歐美發(fā)達(dá)國家，知識產(chǎn)權(quán)的立案門檻較低，因此利用訴訟打壓競爭對手，成為跨國企業(yè)打壓競爭對手屢試不爽的手段。在本案中，美國本田公司利用已經(jīng)失效的外觀專利向江動集團(tuán)提出訴訟，本身就表明其“醉翁之意不在酒”。在發(fā)動侵權(quán)訴訟后，在法院尚未進(jìn)行審判之前，美國本田公司即借訴訟之名，向江動集團(tuán)在美國的代理商與銷售商廣發(fā)侵權(quán)警告或通知，明確要求他們不要銷售或使用所謂的“侵權(quán)產(chǎn)品”。在訴訟過程中，美國本田公司又制造障礙，百般拖延訴訟進(jìn)程，想以此耗盡江動集團(tuán)的元氣。而在最終訴訟勝訴無望的情況下，原告又主動放棄訴訟，要求和解。從始至終，美國本田公司的行為就表明與其說這是一場知識產(chǎn)權(quán)訴訟，不如說這是一場專利“外衣”之下的你死我活的商業(yè)斗爭。
面對來勢洶洶的跨國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟，我國企業(yè)以前因為實力較弱，或者由于懼怕無休止的訴訟程序，或者為了避免高昂的訴訟費用與巨額賠償?shù)脑V訟風(fēng)險，或者為了恢復(fù)代理商與合作伙伴已經(jīng)動搖的信心，往往選擇向跨國巨頭臣服。在本案中，如果江動集團(tuán)選擇妥協(xié)，承認(rèn)侵犯原告的外觀專利，結(jié)局只有兩種：要么每年向美國本田公司繳付巨額的專利使用費；要么退出美國市場。而且這可能會產(chǎn)生“多米諾骨牌效應(yīng)”，使我國企業(yè)生產(chǎn)的小型通用汽油機(jī)全部面臨從美國市場撤出的風(fēng)險。幸運的是，美國本田公司這次選擇的被告是江動集團(tuán)。
江動集團(tuán)作為一家實力并不算強(qiáng)大的中國企業(yè)，何以敢于同“世界500強(qiáng)”的本田公司叫板？第一，擁有自己的核心專利技術(shù)是其敢于“蚍蜉撼大樹”的根本原因。江動集團(tuán)向來注重技術(shù)研發(fā)，截至目前，集團(tuán)已擁有72件中國專利，1件PCT國際專利，并且維持每年15件以上專利的增長速度。在該案中，江動集團(tuán)正是有其對自身研發(fā)的通用汽油機(jī)技術(shù)的信任，才有了對抗跨國巨頭的信心。因此，我國企業(yè)在開拓海外市場，尤其是高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品市場之前，一定要強(qiáng)化企業(yè)的研發(fā)投入，形成自己的核心專利技術(shù)并積極申請法律保護(hù)。只有這樣，才能擺脫模仿對手所造成的被動，為企業(yè)長期持續(xù)有效的開拓國際市場獲得知識產(chǎn)權(quán)的通行證。第二，江動集團(tuán)在自己的產(chǎn)品投放市場之前便進(jìn)行了專利侵權(quán)分析，美國方面為其作出的不侵權(quán)認(rèn)定結(jié)論讓江動集團(tuán)應(yīng)付這場跨國戰(zhàn)“心里有底”。第三，江動集團(tuán)的決策層具有敢于運用法律程序維護(hù)自己合法權(quán)益的勇氣和決心，這是最直接的精神動力。我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)江動集團(tuán)的這種精神和勇氣，面對跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)訴訟大棒，我們要敢于說“不”。
二、針對跨國巨頭設(shè)置的專利“地雷陣”，中國企業(yè)要善于“避嫌”
跨國公司基于其強(qiáng)大的研發(fā)實力和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，往往將其已經(jīng)獲得的專利技術(shù)，甚至包括相似專利、外圍專利等共同組成專利網(wǎng)絡(luò)，埋雷設(shè)陣。跨國公司組建重重專利網(wǎng)絡(luò)，一方面是為了占領(lǐng)技術(shù)制高點，保持行業(yè)內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)；另一方面，專利“地雷陣”已經(jīng)成為跨國公司打壓競爭對手，實現(xiàn)其壟斷市場或者攫取高額專利費的不二法器。專利網(wǎng)絡(luò)如同張開著的巨大的蜘蛛網(wǎng)，布滿密密麻麻的專利技術(shù)，我國企業(yè)一不小心，就可能碰壁而成為跨國公司的網(wǎng)中之食。因此，面對陷阱重重的專利“地雷陣”和“蜘蛛網(wǎng)”，我國企業(yè)必須依靠先進(jìn)的“探雷器”和“聲波雷達(dá)”來實現(xiàn)安全行進(jìn)與飛行，專利信息檢索分析尤其是專利侵權(quán)風(fēng)險分析正是我國企業(yè)沖鋒破陣的法寶。
專利侵權(quán)風(fēng)險分析應(yīng)該成為我國企業(yè)“走出去”之前的必修課。通過對行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)和競爭對手的技術(shù)進(jìn)行專利信息分析，可以有效地掌握行業(yè)核心技術(shù)的專利分布情況以及競爭對手的專利布局，從而規(guī)避跨國企業(yè)的專利“地雷陣”，避免侵權(quán)風(fēng)險。企業(yè)在進(jìn)行專利信息檢索分析時，應(yīng)該根據(jù)實際需要，對專利文獻(xiàn)進(jìn)行定量分析或定性分析，并根據(jù)分析結(jié)果繪制“專利地圖”，準(zhǔn)確評估企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)環(huán)境、競爭對手的專利布局以及可能面臨的侵權(quán)風(fēng)險。在完成競爭對手的專利布局采集后，還應(yīng)當(dāng)對每一個技術(shù)方案進(jìn)行權(quán)利要求、保護(hù)范圍以及潛在風(fēng)險等方面的評價，并根據(jù)分析結(jié)果給出具體的有可能的侵權(quán)數(shù)據(jù),包括專利信息(如專利號、國別等)、涉及侵權(quán)的具體權(quán)利要求的內(nèi)容，以及關(guān)鍵技術(shù)特征等。
在本案中，江動集團(tuán)正是專利信息侵權(quán)風(fēng)險分析的踐行者與受益者。江動集團(tuán)在其產(chǎn)品投放市場前，尤其是對準(zhǔn)備投放國際市場的產(chǎn)品，都必進(jìn)行專利信息檢索分析，既提高產(chǎn)品研發(fā)的起點和檔次，又規(guī)避陷入專利陷阱的風(fēng)險。比如在研發(fā)用于美國市場的小型通用汽油機(jī)的過程中，公司先后檢索國內(nèi)外專利信息5 000多條，對其中涉及的本田公司、百立頓公司、科樂公司等重點競爭對手在美國的3 000多篇專利文獻(xiàn)進(jìn)行分析，并據(jù)此及時調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)路線和專利特征，為該產(chǎn)品成功進(jìn)入美國市場掃清了障礙。此外，在企業(yè)專利信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)方面，江動集團(tuán)與國家知識產(chǎn)權(quán)局審查協(xié)作中心建立了長期合作關(guān)系，在審查協(xié)作中心的幫助下建立了企業(yè)專利信息數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行專利查新、檢索、分析，收集國內(nèi)外內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域?qū)＠透偁帉κ值膶＠畔ⅰ?BR>據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的研究結(jié)果表明,全世界新的發(fā)明創(chuàng)造,98%以上的信息都能夠通過專利文獻(xiàn)反映出來,企業(yè)注重專利信息進(jìn)而檢索、分析與利用，不僅可以規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險，而且還可提高研究開發(fā)的起點，節(jié)約40%的科研開發(fā)經(jīng)費和60%的研發(fā)時間。畢春麗.構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)損害預(yù)警機(jī)制\[N\].光明日報，2007-02-28.
三、相比跨國巨頭的財大氣粗，中國企業(yè)更需要“集體維權(quán)”
跨國公司在專利訴訟尤其是以打壓競爭對手為目的的專利訴訟中，通常并不在乎官司的輸贏，而是企圖通過耗時費力、曠日持久、費用高昂的訴訟大戰(zhàn)，從人力、財力以及精力上拖垮對方，使對方陷入訴訟的泥潭不能自拔，最后迫使對方妥協(xié)。在本案中，美國本田公司在整個訴訟中花費的費用達(dá)千萬美元之巨，可謂是不惜重金欲將江動集團(tuán)置于死地。而江動集團(tuán)也付出了300萬美元的代價，其中僅律師費用超過250萬美元。這對于一個實力尚不算強(qiáng)大的中國企業(yè)來說，無疑是一個不小的代價。在以往的跨國知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，正是懾于跨國公司的強(qiáng)大實力以及害怕被跨國訴訟的高昂費用拖垮，許多遭遇專利訴訟大棒的國內(nèi)企業(yè)從一開始便以繳納巨額專利使用費或接受其他苛刻條件為代價臣服或妥協(xié)，這種進(jìn)退維谷的維權(quán)窘境讓我國企業(yè)苦不堪言。此外，跨國公司設(shè)置的重重專利陷阱，也讓本來就無多少核心技術(shù)的我國企業(yè)在海外市場上膽戰(zhàn)心驚。
因此，我國企業(yè)在維權(quán)過程中，尤其是與跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)較量中，采取集體應(yīng)對，“團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量”來“一致對外”應(yīng)當(dāng)成為重要的商業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)策略。不僅如此，行業(yè)協(xié)會與政府相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮其行業(yè)整合或者政府指導(dǎo)、扶持的作用，指導(dǎo)、組織相關(guān)企業(yè)之間建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或者專利策略聯(lián)盟等組織，并建立應(yīng)對跨國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)訴訟的集體應(yīng)對機(jī)制，以實現(xiàn)訴訟雙方力量的制衡，避免中國企業(yè)單打獨斗的尷尬。在這方面，我國臺灣IT行業(yè)的經(jīng)驗值得我們借鑒。我國臺灣地區(qū)的IT產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對跨國公司的專利訴訟，抵制巨額專利使用費的追討，專門成立了“專利策略聯(lián)盟”。通過建立專利策略聯(lián)盟，共同進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，累積對外專利的談判籌碼。實力有限的企業(yè)進(jìn)行外圍技術(shù)開發(fā)，累積專利籌碼；而實力較強(qiáng)的企業(yè)直接深入到核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行開發(fā)。當(dāng)企業(yè)專利籌碼累積到一定程度，可以通過企業(yè)之間的交叉許可，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。最后，在企業(yè)積累了相當(dāng)?shù)膶＠螅涩F(xiàn)實的“專利策略聯(lián)盟”向“專利聯(lián)盟”轉(zhuǎn)變，將專利轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)控制市場，創(chuàng)造市場。
“知識產(chǎn)權(quán)是我國企業(yè)發(fā)展道路上的護(hù)身符和加速器，也是我國及企業(yè)前進(jìn)征程中的‘地雷陣’和‘緊箍咒’。我國企業(yè)不但要突破‘地雷陣’，沖破‘緊箍咒’，更要把它變成科技創(chuàng)新的加速器和催化劑。因此，我國企業(yè)要注重知識產(chǎn)權(quán)攻防策略，既反侵權(quán)，又抗強(qiáng)權(quán)，積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的整合作用。第一，行業(yè)集成，對國家立法與政策制定發(fā)揮積極影響；第二，建章立制，全面增強(qiáng)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)攻防的素質(zhì)內(nèi)功；第三，御外安內(nèi)，建立利益平衡與誠實信用的公序良俗。”陶鑫良.遙想專利二十秋,半是豪情半是憂\[N\].中國知識產(chǎn)權(quán)報，2005-04-22.
■ 撰稿人/李偉華 上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院
江蘇江淮動力股份有限公司（以下簡稱“江動集團(tuán)”）是國內(nèi)通用汽油機(jī)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)有總資產(chǎn)25億元，員工4 000人。公司連續(xù)多年躋身“中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”行列，銷售額連續(xù)11年保持全國同行業(yè)第一。美國是全球最大的通用汽油機(jī)市場，日產(chǎn)通用汽油機(jī)長期以來控制著美國市場。近年來，江動公司自主研發(fā)的通用汽油機(jī)以實用、價廉、性能可靠的競爭優(yōu)勢逐步打開美國市場，市場份額逐年提高，到2006年年底累計銷售已超過10萬臺。江動集團(tuán)的這匹“黑馬”引起了在美國通用汽油機(jī)市場上占據(jù)重要市場份額的日本本田公司的不安。
2006年1月27日，江動集團(tuán)正式收到美國加利福尼亞州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的立案通知書和美國本田公司的訴狀。訴狀表明，美國本田公司起訴美國Pepboys公司(連鎖銷售商)、大湖公司(美國國際采購商)、中國力帆集團(tuán)公司、美國力帆公司、中國江動集團(tuán)有限公司、美國江動公司(江動集團(tuán)控股企業(yè))所生產(chǎn)、銷售的通用汽油機(jī)涉嫌侵害本田公司的GX商業(yè)外觀；要求江動集團(tuán)賠償1 600萬美元，并請求法院下達(dá)禁止江動產(chǎn)品在美國銷售的永久禁令。此后，美國本田公司在美國廣發(fā)侵權(quán)警告函以阻嚇江動產(chǎn)品的代理商和經(jīng)銷商。半年后，美國本田公司又將江動集團(tuán)的另一個商業(yè)伙伴——美國Homier公司告上法庭，可謂大軍壓境，來勢洶洶。
江動集團(tuán)在收到立案通知后，立即召開案例評析會，并到北京向相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)管理部門和司法界的專家、學(xué)者、知名人士以及京城各大跨國律師事務(wù)所咨詢。在基本掌握了商業(yè)外觀法律知識，確認(rèn)本田不存在可保護(hù)的商業(yè)外觀權(quán)利后，毅然決定應(yīng)訴。在美國法律制度框架下，浩繁的證據(jù)調(diào)查工作是訴訟的主要環(huán)節(jié)，也是斗智斗勇?lián)砹幍膽?zhàn)場。為此，江動集團(tuán)和律師團(tuán)傾注大量的精力，僅收集提交的各類資料就多達(dá)十幾萬頁。江動公司副總經(jīng)理張超建作為案件負(fù)責(zé)人，同時以被告代表、知情人、技術(shù)專家證人等多重身份，起草了大量的分析材料和答辯報告。
美國本田原以為江動集團(tuán)不敢應(yīng)訴，得知江動應(yīng)訴后，他們還自以為勝券在握，因為此前他們在美國密西西比州地方法院同一家美國公司剛剛打贏了一場商業(yè)外觀侵權(quán)官司。然而經(jīng)過幾個回合的較量未能占到上風(fēng)，并看到江動集團(tuán)有理有據(jù)地全面否認(rèn)本田GX商業(yè)外觀權(quán)利的證據(jù)材料后，美國本田公司再不敢小覷江動集團(tuán)了。他們聘請美國十大律師事務(wù)所之一的威爾瑪律師事務(wù)所進(jìn)行代理，以每名16萬美元的高價聘請多名專家證人，其中有國際著名的威斯康辛大學(xué)麥迪遜學(xué)院的發(fā)動機(jī)專家，有全球最大的同行企業(yè)退休技術(shù)高管等，以此形成高壓態(tài)勢。在訴訟過程中，他們還不停地提出新動議：要求追加被告、要求中方提供翻譯好的海量證據(jù)資料、又要求在某個環(huán)節(jié)上延期，企圖耗費江動集團(tuán)的訴訟費用和精力。對此，江動集團(tuán)和律師團(tuán)隊細(xì)致分析其意圖，向法官據(jù)理力爭，駁回了他們的多項動議。
法庭上，美國本田聲稱GX汽油機(jī)和GX發(fā)動機(jī)有“獨特和明顯的外表，能使消費者立即認(rèn)出并聯(lián)想到真正的高質(zhì)量的本田的產(chǎn)品”。GX汽油機(jī)和GX發(fā)動機(jī)的商業(yè)外觀（Trade Dress）被形容為有很多沒有功能性的設(shè)計要素。具體來講，美國本田公司列出以下10個設(shè)計要素：(1)閥門蓋的形狀和設(shè)計；(2)風(fēng)扇蓋的形狀，包括角和圓邊的獨特的組合及風(fēng)扇蓋導(dǎo)氣部分的形狀；(3)油箱的尺寸和形狀；(4)機(jī)油箱蓋的顏色；(5)消音器放熱罩的設(shè)計；(6)油報警系統(tǒng)的安置(7)加油蓋和漏油蓋的位置、形狀及設(shè)計；(8)空氣冷卻片的數(shù)目、位置和尺寸；(9)底墊的梯形形狀和尺寸；(10)馬達(dá)每個主要部件的相對的位置和定位。
在專家證詞詢問階段，作為江動集團(tuán)惟一的專家證人，張超建提出了3點意見：第一，美國本田公司曾于1983年在美國申請了GX水平軸汽油機(jī)的外觀專利，而美國外觀設(shè)計專利有效期最長不超過14年。江動小型汽油機(jī)進(jìn)入美國市場時，該專利早已失效，已依法轉(zhuǎn)化成公知技術(shù)。利用失效的專利起訴中方企業(yè)商業(yè)外觀侵權(quán)，是明顯的侵犯公眾權(quán)利，不符合美國憲法中自由競爭的立法精神；第二，美國本田公司主張的10項GX商業(yè)外觀構(gòu)成要素都無可辯駁地具有明顯的功能性，不具備法律意義上的商業(yè)外觀的要件；第三，美國本田公司無法舉出造成消費者混淆的事實證據(jù)。因此，所謂GX商業(yè)外觀侵權(quán)不成立。同時。江動集團(tuán)向法庭提交了大量的功能性分析證詞和包括中國國家標(biāo)準(zhǔn)以及教科書在內(nèi)的證據(jù)資料，并列舉了江動小型汽油機(jī)深受美國客戶青睞的許多事實。形勢變得對江動集團(tuán)極為有利。
這讓美國本田公司始料未及，亦讓他們聘請的專家無以應(yīng)對。美國本田公司自知勝算不大，若敗訴則損失更為慘重，將會在全球引起連鎖反應(yīng)。因此，美國本田不得不主動走向和解的談判桌。美國時間2007年11月13日下午，法庭指派洛杉磯著名的仲裁調(diào)解機(jī)構(gòu)JAMS公司主持調(diào)解談判。在調(diào)解伊始，江動集團(tuán)駁回了美國本田公司準(zhǔn)備好的協(xié)議初稿，并步步為營、據(jù)理力爭，迫使他們四易和解協(xié)議，最終在11月16日清晨5時與美國本田公司簽下和解與互不追究協(xié)議。自此，這場由美國本田公司挑起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟以江動集團(tuán)的完勝而告終。
【案例評析】
江動集團(tuán)與美國本田公司之間的知識產(chǎn)權(quán)糾紛實質(zhì)上是跨國公司企圖利用專利壁壘阻礙競爭對手進(jìn)入美國市場，以達(dá)到其壟斷目的的知識產(chǎn)權(quán)濫訴行為。江動集團(tuán)不畏強(qiáng)權(quán)，運用法律維護(hù)自己合法權(quán)益的過程體現(xiàn)出我國企業(yè)已經(jīng)開始逐步掌握美國知識產(chǎn)權(quán)訴訟的游戲規(guī)則，并且開始擁有應(yīng)對美國知識產(chǎn)權(quán)官司的駕馭能力。
在WTO框架下，傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘逐漸削弱，知識產(chǎn)權(quán)壁壘的力量日益凸顯。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的增強(qiáng)，中外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的案件也在不斷上升。統(tǒng)計顯示，自我國加入世貿(mào)組織以來，我國有60％的出口企業(yè)遭遇過國外的專利技術(shù)壁壘，出口額每年損失約500億美元。如何應(yīng)對跨國公司以知識產(chǎn)權(quán)（尤其是專利）為工具、以法律為外衣，對我國企業(yè)進(jìn)行惡意刁難，是中國成百上千個“江動集團(tuán)”需要共同面對的問題。江動集團(tuán)作為我國企業(yè)海外維權(quán)的先行者，其整個維權(quán)歷程對于國內(nèi)其他企業(yè)無疑具有重要的借鑒意義。
一、面對跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)訴訟大棒，中國企業(yè)要敢于“亮劍”
近年來，隨著越來越多的國內(nèi)產(chǎn)品走向美國等西方發(fā)達(dá)市場，我國企業(yè)也頻頻遭遇跨國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)制裁大棒——知識產(chǎn)權(quán)越來越成為跨國企業(yè)打壓競爭對手的武器。這是因為隨著越來越多的我國企業(yè)由加工代理、貼牌生產(chǎn)模式向生產(chǎn)和銷售自主品牌轉(zhuǎn)變，我國企業(yè)的市場份額與產(chǎn)品競爭力也逐年提升，但惟獨在知識產(chǎn)權(quán)方面很少擁有自己的專利產(chǎn)品和技術(shù)。因此，這些跨國企業(yè)紛紛拿出“知識產(chǎn)權(quán)”這個利器圍剿我國企業(yè)，以打壓越來越強(qiáng)大的競爭對手，達(dá)到獨占和壟斷市場目的。
由于知識產(chǎn)權(quán)（尤其是專利）自身的獨占性、技術(shù)性等特點，加之在歐美發(fā)達(dá)國家，知識產(chǎn)權(quán)的立案門檻較低，因此利用訴訟打壓競爭對手，成為跨國企業(yè)打壓競爭對手屢試不爽的手段。在本案中，美國本田公司利用已經(jīng)失效的外觀專利向江動集團(tuán)提出訴訟，本身就表明其“醉翁之意不在酒”。在發(fā)動侵權(quán)訴訟后，在法院尚未進(jìn)行審判之前，美國本田公司即借訴訟之名，向江動集團(tuán)在美國的代理商與銷售商廣發(fā)侵權(quán)警告或通知，明確要求他們不要銷售或使用所謂的“侵權(quán)產(chǎn)品”。在訴訟過程中，美國本田公司又制造障礙，百般拖延訴訟進(jìn)程，想以此耗盡江動集團(tuán)的元氣。而在最終訴訟勝訴無望的情況下，原告又主動放棄訴訟，要求和解。從始至終，美國本田公司的行為就表明與其說這是一場知識產(chǎn)權(quán)訴訟，不如說這是一場專利“外衣”之下的你死我活的商業(yè)斗爭。
面對來勢洶洶的跨國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟，我國企業(yè)以前因為實力較弱，或者由于懼怕無休止的訴訟程序，或者為了避免高昂的訴訟費用與巨額賠償?shù)脑V訟風(fēng)險，或者為了恢復(fù)代理商與合作伙伴已經(jīng)動搖的信心，往往選擇向跨國巨頭臣服。在本案中，如果江動集團(tuán)選擇妥協(xié)，承認(rèn)侵犯原告的外觀專利，結(jié)局只有兩種：要么每年向美國本田公司繳付巨額的專利使用費；要么退出美國市場。而且這可能會產(chǎn)生“多米諾骨牌效應(yīng)”，使我國企業(yè)生產(chǎn)的小型通用汽油機(jī)全部面臨從美國市場撤出的風(fēng)險。幸運的是，美國本田公司這次選擇的被告是江動集團(tuán)。
江動集團(tuán)作為一家實力并不算強(qiáng)大的中國企業(yè)，何以敢于同“世界500強(qiáng)”的本田公司叫板？第一，擁有自己的核心專利技術(shù)是其敢于“蚍蜉撼大樹”的根本原因。江動集團(tuán)向來注重技術(shù)研發(fā)，截至目前，集團(tuán)已擁有72件中國專利，1件PCT國際專利，并且維持每年15件以上專利的增長速度。在該案中，江動集團(tuán)正是有其對自身研發(fā)的通用汽油機(jī)技術(shù)的信任，才有了對抗跨國巨頭的信心。因此，我國企業(yè)在開拓海外市場，尤其是高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品市場之前，一定要強(qiáng)化企業(yè)的研發(fā)投入，形成自己的核心專利技術(shù)并積極申請法律保護(hù)。只有這樣，才能擺脫模仿對手所造成的被動，為企業(yè)長期持續(xù)有效的開拓國際市場獲得知識產(chǎn)權(quán)的通行證。第二，江動集團(tuán)在自己的產(chǎn)品投放市場之前便進(jìn)行了專利侵權(quán)分析，美國方面為其作出的不侵權(quán)認(rèn)定結(jié)論讓江動集團(tuán)應(yīng)付這場跨國戰(zhàn)“心里有底”。第三，江動集團(tuán)的決策層具有敢于運用法律程序維護(hù)自己合法權(quán)益的勇氣和決心，這是最直接的精神動力。我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)江動集團(tuán)的這種精神和勇氣，面對跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)訴訟大棒，我們要敢于說“不”。
二、針對跨國巨頭設(shè)置的專利“地雷陣”，中國企業(yè)要善于“避嫌”
跨國公司基于其強(qiáng)大的研發(fā)實力和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，往往將其已經(jīng)獲得的專利技術(shù)，甚至包括相似專利、外圍專利等共同組成專利網(wǎng)絡(luò)，埋雷設(shè)陣。跨國公司組建重重專利網(wǎng)絡(luò)，一方面是為了占領(lǐng)技術(shù)制高點，保持行業(yè)內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)；另一方面，專利“地雷陣”已經(jīng)成為跨國公司打壓競爭對手，實現(xiàn)其壟斷市場或者攫取高額專利費的不二法器。專利網(wǎng)絡(luò)如同張開著的巨大的蜘蛛網(wǎng)，布滿密密麻麻的專利技術(shù)，我國企業(yè)一不小心，就可能碰壁而成為跨國公司的網(wǎng)中之食。因此，面對陷阱重重的專利“地雷陣”和“蜘蛛網(wǎng)”，我國企業(yè)必須依靠先進(jìn)的“探雷器”和“聲波雷達(dá)”來實現(xiàn)安全行進(jìn)與飛行，專利信息檢索分析尤其是專利侵權(quán)風(fēng)險分析正是我國企業(yè)沖鋒破陣的法寶。
專利侵權(quán)風(fēng)險分析應(yīng)該成為我國企業(yè)“走出去”之前的必修課。通過對行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)和競爭對手的技術(shù)進(jìn)行專利信息分析，可以有效地掌握行業(yè)核心技術(shù)的專利分布情況以及競爭對手的專利布局，從而規(guī)避跨國企業(yè)的專利“地雷陣”，避免侵權(quán)風(fēng)險。企業(yè)在進(jìn)行專利信息檢索分析時，應(yīng)該根據(jù)實際需要，對專利文獻(xiàn)進(jìn)行定量分析或定性分析，并根據(jù)分析結(jié)果繪制“專利地圖”，準(zhǔn)確評估企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)環(huán)境、競爭對手的專利布局以及可能面臨的侵權(quán)風(fēng)險。在完成競爭對手的專利布局采集后，還應(yīng)當(dāng)對每一個技術(shù)方案進(jìn)行權(quán)利要求、保護(hù)范圍以及潛在風(fēng)險等方面的評價，并根據(jù)分析結(jié)果給出具體的有可能的侵權(quán)數(shù)據(jù),包括專利信息(如專利號、國別等)、涉及侵權(quán)的具體權(quán)利要求的內(nèi)容，以及關(guān)鍵技術(shù)特征等。
在本案中，江動集團(tuán)正是專利信息侵權(quán)風(fēng)險分析的踐行者與受益者。江動集團(tuán)在其產(chǎn)品投放市場前，尤其是對準(zhǔn)備投放國際市場的產(chǎn)品，都必進(jìn)行專利信息檢索分析，既提高產(chǎn)品研發(fā)的起點和檔次，又規(guī)避陷入專利陷阱的風(fēng)險。比如在研發(fā)用于美國市場的小型通用汽油機(jī)的過程中，公司先后檢索國內(nèi)外專利信息5 000多條，對其中涉及的本田公司、百立頓公司、科樂公司等重點競爭對手在美國的3 000多篇專利文獻(xiàn)進(jìn)行分析，并據(jù)此及時調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)路線和專利特征，為該產(chǎn)品成功進(jìn)入美國市場掃清了障礙。此外，在企業(yè)專利信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)方面，江動集團(tuán)與國家知識產(chǎn)權(quán)局審查協(xié)作中心建立了長期合作關(guān)系，在審查協(xié)作中心的幫助下建立了企業(yè)專利信息數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行專利查新、檢索、分析，收集國內(nèi)外內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域?qū)＠透偁帉κ值膶＠畔ⅰ?BR>據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的研究結(jié)果表明,全世界新的發(fā)明創(chuàng)造,98%以上的信息都能夠通過專利文獻(xiàn)反映出來,企業(yè)注重專利信息進(jìn)而檢索、分析與利用，不僅可以規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險，而且還可提高研究開發(fā)的起點，節(jié)約40%的科研開發(fā)經(jīng)費和60%的研發(fā)時間。畢春麗.構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)損害預(yù)警機(jī)制\[N\].光明日報，2007-02-28.
三、相比跨國巨頭的財大氣粗，中國企業(yè)更需要“集體維權(quán)”
跨國公司在專利訴訟尤其是以打壓競爭對手為目的的專利訴訟中，通常并不在乎官司的輸贏，而是企圖通過耗時費力、曠日持久、費用高昂的訴訟大戰(zhàn)，從人力、財力以及精力上拖垮對方，使對方陷入訴訟的泥潭不能自拔，最后迫使對方妥協(xié)。在本案中，美國本田公司在整個訴訟中花費的費用達(dá)千萬美元之巨，可謂是不惜重金欲將江動集團(tuán)置于死地。而江動集團(tuán)也付出了300萬美元的代價，其中僅律師費用超過250萬美元。這對于一個實力尚不算強(qiáng)大的中國企業(yè)來說，無疑是一個不小的代價。在以往的跨國知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，正是懾于跨國公司的強(qiáng)大實力以及害怕被跨國訴訟的高昂費用拖垮，許多遭遇專利訴訟大棒的國內(nèi)企業(yè)從一開始便以繳納巨額專利使用費或接受其他苛刻條件為代價臣服或妥協(xié)，這種進(jìn)退維谷的維權(quán)窘境讓我國企業(yè)苦不堪言。此外，跨國公司設(shè)置的重重專利陷阱，也讓本來就無多少核心技術(shù)的我國企業(yè)在海外市場上膽戰(zhàn)心驚。
因此，我國企業(yè)在維權(quán)過程中，尤其是與跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)較量中，采取集體應(yīng)對，“團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量”來“一致對外”應(yīng)當(dāng)成為重要的商業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)策略。不僅如此，行業(yè)協(xié)會與政府相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮其行業(yè)整合或者政府指導(dǎo)、扶持的作用，指導(dǎo)、組織相關(guān)企業(yè)之間建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或者專利策略聯(lián)盟等組織，并建立應(yīng)對跨國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)訴訟的集體應(yīng)對機(jī)制，以實現(xiàn)訴訟雙方力量的制衡，避免中國企業(yè)單打獨斗的尷尬。在這方面，我國臺灣IT行業(yè)的經(jīng)驗值得我們借鑒。我國臺灣地區(qū)的IT產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對跨國公司的專利訴訟，抵制巨額專利使用費的追討，專門成立了“專利策略聯(lián)盟”。通過建立專利策略聯(lián)盟，共同進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，累積對外專利的談判籌碼。實力有限的企業(yè)進(jìn)行外圍技術(shù)開發(fā)，累積專利籌碼；而實力較強(qiáng)的企業(yè)直接深入到核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行開發(fā)。當(dāng)企業(yè)專利籌碼累積到一定程度，可以通過企業(yè)之間的交叉許可，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。最后，在企業(yè)積累了相當(dāng)?shù)膶＠螅涩F(xiàn)實的“專利策略聯(lián)盟”向“專利聯(lián)盟”轉(zhuǎn)變，將專利轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)控制市場，創(chuàng)造市場。
“知識產(chǎn)權(quán)是我國企業(yè)發(fā)展道路上的護(hù)身符和加速器，也是我國及企業(yè)前進(jìn)征程中的‘地雷陣’和‘緊箍咒’。我國企業(yè)不但要突破‘地雷陣’，沖破‘緊箍咒’，更要把它變成科技創(chuàng)新的加速器和催化劑。因此，我國企業(yè)要注重知識產(chǎn)權(quán)攻防策略，既反侵權(quán)，又抗強(qiáng)權(quán)，積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的整合作用。第一，行業(yè)集成，對國家立法與政策制定發(fā)揮積極影響；第二，建章立制，全面增強(qiáng)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)攻防的素質(zhì)內(nèi)功；第三，御外安內(nèi)，建立利益平衡與誠實信用的公序良俗。”陶鑫良.遙想專利二十秋,半是豪情半是憂\[N\].中國知識產(chǎn)權(quán)報，2005-04-22.
■ 撰稿人/李偉華 上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院
