【案情簡介】
海信集團與博世西門子公司的商標之爭，是中國本土企業早期進駐國際市場時遭遇的一場沒有硝煙的戰爭。這場跨國商標之爭始于1999年，長達6年之久，對后期國內企業進入國際市場，在商標的保護方面提供了可供參考的經驗教訓。
海信集團是中國本土大型專業電子信息產業集團，在國內電子行業擁有較強的市場競爭力。1992年，海信集團創設了“海信/Hisense”商業標志，并在我國提出注冊申請。該商標于1993年12月14日獲得注冊，同年正式作為商標和商號使用。隨后，海信集團經過短短幾年的廣告宣傳和商譽積累，其“Hisense”、“海信”商標已在國內具有較高知名度和美譽度，于1999年1月5日分別被國家工商總局商標局正式認定為馳名商標。在占領大部分國內市場之后，海信集團開始著手開拓海外市場。截至1999年1月，海信集團的“Hisense”商標已經在除歐洲以外的40個國家和地區注冊，而海信集團恰恰就在打入歐洲市場時受到了商標的阻礙。
博世西門子公司(以下簡稱“博西公司”)是歐洲市場上兩大白色家電品牌生產商——德國博世與西門子——于1999年組建的新公司雙方各占50％股份，博世和西門子是該公司的兩大主要品牌。該公司還在家電產品上注冊了大量其他商標。如1999年1月11日，博西公司在德國就搶先注冊了“HiSense”商標，并于1999年2月25日獲得注冊(注冊號39901013)，指定使用商品為第7、第9、第11類。該商標與海信集團的“Hisense”商標只在中間的字母“S”處有微小區別，搶注的商標是大寫，而海信集團的商標是小寫。博西公司以此為基礎還分別進行了歐盟注冊(01230895)和馬德里協定/議定書國際注冊(注冊號717960)，并且要求優先權日為1999年1月11日，這就致使海信集團在歐盟地區的商標注冊一路受阻。
海信集團發現之后，2002年年底開始便與博西公司就此商標搶注和轉讓問題的解決進行磋商，曾經提出買下“HiSense”商標。但2003年9月10日博西公司給海信集團透露的商標轉讓價格高達上千萬歐元，這已讓海信難以接受。隨后，2004年2月19日，博西公司正式確認商標轉讓價格為4 000萬歐元。簡直是天價，讓海信根本無法接受。但海信集團表示愿意合理出價補償對方，主要為商標注冊申請的相關費用，此后雙方一直因商標轉讓價格事宜未達成一致意見。2004年10月20日，德國博西公司的代表、江蘇博西家用電器銷售有限公司副總裁Weber Bernhard在青島與海信再一次進行會晤和洽談。但談判中雙方還是因為商標轉讓價格無法達成一致。博西公司稱，因海信急于向歐盟進行市場拓展，并在2003年應邀參加的德國科隆展期間使用了其在中國通用的“Hisense”商標，于2004年10月一紙訴狀將海信集團送上了德國法院的被告席，雙方談判陷入僵局。兩年的協商與談判未果，隱忍5年的“HiSense”商標之爭正式進入法律程序。海信集團被迫于2004年9月在歐洲啟用新的商標“Hsense”。同年11月24日，海信集團就“商標搶注”事件以公開函方式正式作出回應。
第一，“海信”、“Hisense”是海信的前身青島電視機廠在1991年在企業內部公開征集而創立的。這個原創性的標識既是商標，又是企業名稱。商標創設以后，海信集團立即辦理了注冊申請手續，國家工商局商標局確認的申請日為1992年10月15日；1993年12月14日通過審查、核準注冊；1999年1月5日，“海信”和“Hisense”獲得中國馳名商標認定。而博西公司在海信獲得“中國馳名商標”6天以后在德國注冊“HiSense”。早在1999年前，西門子就已進入中國市場，其家電產品與海信產品在全國家電終端賣場比肩相臨。從1992年開始海信集團早已在包括CCTV在內的全國媒體進行了巨額的廣告投放。因此，有關媒體所猜測的“西門子注冊前不知道海信”與事實不符。
第二，根據《巴黎公約》的相關保護條款，獲得中國馳名商標認定后的海信，相信法律的保護，因此未在德國進行注冊。但發現商標被搶注后，從2001年開始，海信就索回被搶注的商標事宜開始與博西公司交涉并談判。博西公司同意“轉讓”的價格是4 000萬歐元，海信無法接受。2004年10月博西公司在德國法院起訴海信。2004年12月3日，海信啟用法律程序反訴到德國專利商標局，要求依法撤銷博西公司注冊的“HiSense”商標。
第三，《巴黎公約》規定，商標注冊國或使用國主管機關認為一項商標在該國已成為馳名商標，已經成為有權享有本公約利益的人所有，而另一商標構成對此馳名商標的復制、仿造或翻譯，用于相同或類似商品上，易于造成混亂時，本同盟各國應依職權或應有關當事人的請求，拒絕或取消該另一商標的注冊，并禁止使用。中國和德國均屬于《巴黎公約》成員國。中國商標主管機關認定的具有原創性且有重大商業價值的馳名商標在德國同樣應當受到尊重。
之后，在歐盟駐華機構和國家商務部歐洲司的撮合下，雙方曾恢復談判，但由于歐盟方面提出的條件實在難以接受，加之西門子拒絕了海信要求其撤銷訴訟的建議，雙方關系再度惡化。海信集團中途退出談判，開始尋求通過法律手段解決問題。2005年2月，海信集團在北京組織有關知識產權專家、組織召開了“中國企業商標海外保護研討會”，共同商討“Hisence”德國商標糾紛的法律應對策略。早在商標爭議之前，西門子就已成為與海信并駕的中國家電產業銷售巨頭，為了維護其在中國的品牌形象及市場銷售，在中國家電協會、國家商務部的斡旋下，西門子主動恢復與海信集團的談判。雙方于2005年3月9日就博西公司“HiSense”商標侵權一案達成和解協議。博西公司同意將其根據當地法律在德國及歐盟等所有地區注冊的“HiSense”商標一并轉給海信集團，同時撤銷對海信的商標訴訟，海信集團亦撤銷針對博西家電的所有商標注冊申請，海信將向博西公司支付“6位數”歐元的轉讓費。原定于2005年4月14日開庭的博西公司訴海信商標侵權案提前結案。海信最終以較小的代價購回了“HiSense”商標，海信產品自此開始在歐盟市場暢行。雷帆. 支付6位數轉讓費，海信西門子和解商標之戰［EB/OL］.［2009-10-10］.http://finance.sina.com.cn/nz/hxxmz.
【案例評析】
海信通過商標之爭打開了歐盟市場，博西公司股東博世與西門子也因與海信集團的合作，鞏固了在中國家電產業的市場地位，表面上這是一場雙贏的戰爭。但是從最后的結果來看，海信集團最終是以“轉讓”的方式獲得本屬于自己的商標，耗費了大量的時間和精力，因此這個雙方妥協的結果絕非海信法律上的勝利。對此，可以有以下幾點思考。
一、海信監控失策，錯失商標異議良機
1999年1月“海信”、“Hisense”商標已在我國被認定為馳名商標，中國和德國均系《巴黎公約》和世界貿易組織的成員，均受《巴黎公約》和TRIPS協議的約束。《巴黎公約》規定與馳名商標相同或近似的商標，“自注冊之日起至少5年的期間內，應允許提出取消這種商標的請求。本聯盟各國可以規定一個期間，在這期間內必須提出禁止使用的請求。”“對于依惡意取得注冊或使用的商標提出取消注冊或禁止使用的請求”，不受前述時間限制。但是《巴黎公約》對馳名商標的認定只是籠統地規定了由注冊國或使用國主管機關認定，這就難免出現標準不一的情況。德國1995年1月生效的現行《德國商標和其他標志保護法》第4條明確規定“通過在商業過程中使用”是商標獲得的條件之一。因此，在博西公司在德國提出申請“HiSense”商標注冊之時，海信集團的國外市場大都分布在亞、非、美、澳洲以及東歐等地，無論“Hisense”商標及相關產品的宣傳、銷售還是公眾的知曉程度，都未達到德國馳名商標的要求，其“Hisense”不能在德國被認定為馳名商標。而從博西公司注冊“HiSense”商標到2004年年底博西公司提起訴訟，這已經超出了《巴黎公約》規定的5年期間，如果海信集團請求德國專利商標局撤銷其商標必須證明該搶注系惡意。鑒于《巴黎公約》和TRIPS協議對于惡意搶注均沒有明確定義，且訴訟在德國進行，取證和證明的難度很大。如果海信集團不能證明博西公司注冊行為的惡意，那么在德國和包括歐盟成員國在內的很多國家，博西公司才是“HiSense”商標的商標專用權人，其在德國提起的對海信集團的商標侵權之訴勝訴的可能性就很大，這也是造成海信集團在訴訟初期較為被動的根本原因。
二、海信借助外部力量，形成力量制衡
在海信集團還未在歐洲樹立品牌形象之際，博西公司的訴訟使得剛進入歐洲市場的海信集團面臨沉重的打擊。面臨博西公司的天價費用時，海信集團也無可奈何，但作為國內家電產業的龍頭企業，海信集團堅持了自己只支付商標注冊費用補償的立場。在談判焦灼之時，海信集團還成功地利用了國內行業組織和政府的力量，以微小的代價索回了商標，完成了海外商標的統一。在與博西的博弈中，海信集團采取的發動宣傳攻勢、多方借力、多重博弈以及適時妥協、靈活應對等策略值得我國企業借鑒。
博西公司的“HiSense”商標成為海信集團進入德國市場的暫時性瓶頸，成功地阻礙了海信集團進駐德國市場。而中國因為擁有巨大的消費市場，博西公司的股東西門子與博世也想躋身進入，也必然要受到各方的挑戰。首先是政府力量，如政策環境、市場投資環境和法制環境都是企業市場經營的重要影響因素，而這些因素都離不開政府決策的支持。其次是行業自治團體，如行業協會、產業聯盟等。協會的中介作用可以填補市場經濟的空白，可以替代政府的一些功能。如在本次商標之爭中具有重要作用的中國家用電器協會，是由在中國登記注冊的家用電器行業的制造商企業、經銷商企業、事業單位等自愿組成的全國性、非營利性、自律性行業組織，是經濟類的社會團體法人。在維護家電行業企業利益方面，擔當起向政府反映企業的意見與要求的角色，是企業和政府部門之間的橋梁和紐帶。海信集團成功地借助多方力量，在國內尋求后盾支持，以輿論壓力來平衡其在德國市場的不平衡狀態，使得博西公司不得不妥協、讓步，從而促使商標之爭得到順利解決。
三、博西公司搶注難逃惡意之嫌，國內企業應提高警惕
商標搶注行為是一方當事人對自己未注冊的商標進行使用和宣傳，他人搶先對該商標提出注冊申請的行為。李 剛， 陳昌柏.馳名商標海外搶注之應對策略\[N\].科技與經濟， 2007，6(3)：51. 依據搶注人的主觀過錯，商標搶注行為可分為善意搶注和惡意搶注。對惡意搶注行為，雖然被搶注者沒有申請注冊其使用和宣傳的商標，不能享有法定的商標專用權，但商標搶注者往往是為了獲得高額的不正當利益，如高額的商標使用費或商標轉讓費，存在明顯惡意。本案中博西公司在德國注冊“HiSense”商標，與海信集團英文“Hisense”商標極為相似。且海信集團已在除歐洲的多個國家和地區以“Hisense”商標宣傳和使用，博西公司作為同業競爭對手，其主要股東西門子與博世更是海信集團當時在中國市場的勁敵，博西公司也不可能不知曉在中國已具有一定知名度的“Hisense”商標。此外，與博西公司同為西門子子公司的歐司朗公司，也正因搶注廈門東林公司的“Firefly”(螢火蟲)商標而處于訴訟狀態。
綜合上述事實，博西公司的商標搶注行為難逃惡意搶注之嫌。但海信集團由于錯失商標異議良機而難以收集主觀惡意的證據，曾一度陷入被動之中。近年來，我國馳名商標在進軍國際市場之時頻頻遭遇搶注，如“同仁堂”、“王致和”等中華老字號都曾遇到搶注情形。鑒于此，國內企業應該建立商標預警機制，謹防國外商標搶注行為，保護自主商標權。
四、“海信商標之爭”啟示
（一）正確認識馳名商標
在商標爭奪戰中，海信集團不僅錯失了商標異議的良機，且過高估計了自己馳名商標的含金量，這給我國企業敲響了警鐘。其一，馳名商標是一個動態概念，其關鍵依賴于市場知名度，而商標的國內馳名不代表國際馳名，本國馳名也不一定國外就馳名，不能單純地依靠“馳名商標”的名號就疏于防范替在的侵權風險。“產品未到，商標先行”袁真富，蘇和秦.商標戰略管理：公司品牌的法務支持\[M\].北京:知識產權出版社，2007：98. 這是現代企業進駐國際市場的一項重要商標戰略，即企業在產品還沒有推出前，應當先行申請注冊商標保護，以免他人搶先申請注冊。換言之，商標權才是各國法律都給予充分肯定的權利，馳名商標雖然有用，但企業不能保證其“含金量”，且需要的時間較長、資金支持也較高，不適合剛起步的中小企業。因此，一般來說商標注冊才應該是企業的首選。海信集團在這場曠世持久的商標戰爭中，未信守該原則，使得公司海外品牌在歐洲市場長時間內無法統一。
（二）建立商標預警機制，謹防商標海外搶注行為
如果企業千辛萬苦培育的商標被別人搶注成功，企業將遭受巨大的經濟損失。企業在進入海外市場之時應該建立起商標預警機制，及時在產品或服務所在國進行商標檢索，防止商標搶注行為。首先，企業應該通過當地監控方進行實時監測，一經發現有相同或近似商標，及時提出商標異議或撤銷請求，阻止商標搶注行為。其次，商標注冊是商標保護的最佳途徑，企業應從自身考慮盡可能地在產品或服務所在國申請商標注冊或商標國際注冊。再次，最熟悉的朋友也會成為敵人，企業應該謹防其在海外的代理商或客戶的搶注行為。在發現搶注行為后，要勇敢地采取法律措施或其他措施如購買、合作等方式積極解決問題。總之，企業應該在商標未被搶注之時，積極做好預防保護工作，已被搶注的應該及時救濟，雖是亡羊補牢也為時不晚。
（三）跨國維權，政府、行業協會或產業聯盟力量不可小視
在海外維權中，不僅政府、行業協會或聯盟要積極支持企業的維權行動，企業也應該積極尋求上述主體的支持和幫助。一方面，政府是國際知識產權立法者、執法者和監督者，可以充分行使國家主權維護國內企業的權益。且由于各國在知識產權保護方面的法律、制度、做法不盡相同，企業要全面了解很困難，這就需要政府為企業海外發展所遇到的知識產權問題提供各種服務。這些服務可以包括提供相關信息、接受咨詢、介紹情況、提前預警、應對策略、法律援助等。另一方面，在知識產權保護發展的歷史中，行業協會曾起到了巨大的作用。至今，許多國家民間行業協會在知識產權保護中的作用仍非常重要。行業協會是行業自律性組織，是一類企業的聯合體，它對在專業領域內知識產權的了解程度比單個企業要全面。從“溫州打火機案”可以看出，由行業協會出面組織應訴，訴訟成本是最低的，影響力也是最大的。因此行業協會、產業聯盟應當扛起國內企業知識產權海外維權的大旗，發揮應有的作用。
■ 撰稿人/俞 慧 上海大學知識產權學院
溫小寶 北京大學知識產權學院
