【案情簡介】
一、“337調(diào)查”的發(fā)起
2008年2月20日，美國哥倫比亞大學退休教授Rothschild以專利侵權(quán)為由，向ITC提起“337調(diào)查”申請（案卷號為337-TA-640），要求對包括6家中國公司在內(nèi)的全球34家公司發(fā)起“337調(diào)查”，禁止其向美國進口LED產(chǎn)品。其中包括日本11家公司，中國臺灣8家公司，中國內(nèi)地6家公司，韓國3家公司，美國2家公司，新加坡、芬蘭、馬來西亞和瑞典各1家公司。我國內(nèi)地有6家公司分別為：深圳市淵明電子有限公司（原名深圳洲磊）、廣州市鴻利光電子有限公司、深圳佳光電子有限公司、深圳超毅光電子有限公司、深圳凱信光電有限公司、深圳市雅佳譽電子有限公司，被申請的這6家中國公司均是LED下游企業(yè)。
Rothschild女士自1952年到1960年在Sylvania Research Laboratories就職、1960年到1985年在Philips Laboratories工作，之后回到哥倫比亞大學教書。早在2005年，針對LED巨頭，如日本的豐田合成和日亞化學、美國的Cree公司、德國的歐司朗和飛利浦等，Rothschild就該專利已在美國提起多次專利訴訟。之后，申請人又逐步追加被申請人。根據(jù)ITC公布的信息，最終確定的被調(diào)查公司有40家，具體包括：中國臺灣公司11家，日本公司11家，中國內(nèi)地公司9家，韓國公司3家，美國公司2家，新加坡、芬蘭、馬來西亞和瑞典公司各1家。具體如表2-3-1所示。表2-3-1 LED“337調(diào)查”涉案企業(yè)列表國家和地區(qū) 企業(yè)名稱中國內(nèi)地 深圳市淵明電子有限公司（原名深圳洲磊）、廣州市鴻利光電子有限公司、深圳佳光電子有限公司、深圳超毅光電子有限公司、大連路美芯片科技有限公司、杭州士蘭明芯科技有限公司、江蘇丹陽光明光電有限公司、深圳市國冶星光電子有限公司、佛山市國星光電科技有限公司 中國臺灣 Bacol Optoelectronic Co. Ltd., Taiwan；Everlight Electronics Co., Ltd., Taiwan；Harvatek International Inc., Taiwan；LiteOn Technology, Taiwan；Opto Tech Corporation, Taiwan；Yellow Stone Corporation, Taiwan；Huga Optotech Inc., Taiwan；Unilight Touchtek Corp., Taiwan；Unity Opto Technology Co., Ltd., Taiwan；Arima Optoelectronics Corp., Taiwan；Formosa Epitaxy Inc., Taiwan日本 Sanyo Electric Co.,Ltd.,Japan；Citizen Electronics Co., Ltd., Japan；Hitachi, Ltd., Japan；Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japan；Pioneer Corporation, Japan；Rohm Co., Ltd., Japan；Sharp Corporation, Japan；Shinano Kenshi Co., Ltd., Japan；Sony Corporation, Japan；Stanley Electric Co., Ltd., Japan；Toshiba Corporation, Japan韓國 Samsung Group, Korea；LG Electronics, Korea；Seoul Semiconductor Co., Ltd., Korea 美國 Motorola, Inc., Schaumburg, IL；Vishay Intertechnology, Inc., Malvern, PA新加坡 Avago Technologies, Singapore芬蘭 Nokia Finland馬來西亞 Dominant Semiconductor Sdn. Bhd., Malaysia瑞典 Sony Ericsson Mobile Communications AB，Sweden
該LED案涉及出口金額超過1億美元，如果敗訴，ITC最終對我國產(chǎn)品簽發(fā)普遍排除令，則在原告專利有效期內(nèi)，我國企業(yè)生產(chǎn)和使用這項專利技術(shù)所制成的芯片、封裝和應用的所有產(chǎn)品將被全面禁止向美出口，還可能會影響對歐洲、南美等地的產(chǎn)品出口。這樣，我國企業(yè)將會失去數(shù)百億美元的國際LED產(chǎn)品市場，因此這是涉及LED全行業(yè)生存的大事。
二、涉案專利和技術(shù)
1. US5252499號專利情況
US5252499號專利是關于半導體材料及其制造方法的發(fā)明，其發(fā)明名稱為“具有低雙極電阻率的寬帶隙半導體及其制造方法”（主要針對IIVI族化合半導體），1993年10月12日獲得授權(quán)。該專利共有22項權(quán)利要求，其中有3項獨立權(quán)利要求（即權(quán)利要求1、10、22）和第19項附屬權(quán)利要求。根據(jù)美國專利法修改前的規(guī)定，保護期限為授權(quán)日起算17年，該專利2010年9月到期。
2. 涉及的權(quán)利要求
Rothschild女士指控我國公司出口產(chǎn)品對其方法專利構(gòu)成侵權(quán)，并主張5252449號專利中的第10項獨立權(quán)利要求及第12、第13、第16從屬權(quán)利要求。表2-3-2為US5252499號專利獨立權(quán)利要求10及其附屬權(quán)利要求的具體內(nèi)容。表2-3-2 美國專利號為5252499的權(quán)利要求書摘要（中英文）
權(quán)利要求書摘要（英文） 權(quán)利要求書摘要（中文）10. A method of forming a low resistivity semiconductor from a wide band-gap semiconductor substrate that has a tendency to become compensated when it is doped, compri sing selectively doping the semiconductor substrate with an effective amount of dopant to induce acceptable conductivity, together with an effective amount of atomic h·rogen to act as a compensator and block unacceptably high occurrences of other compensators, then removing an effective amount of the added h·rogen to reduce the resistivity of the semiconductor, the h·rogen removed under conditions to limit other movement within the semiconductor. 10.一種在寬能隙半導體材料襯底上形成具有低阻抗屬性半導體的方法，這種寬能隙半導體材料在加入摻雜劑時有發(fā)生補償?shù)内厔荩ǎ河羞x擇地在半導體襯底上加入一定數(shù)量的有效摻雜劑以產(chǎn)生足夠的導電率，同時加入一定數(shù)量的有效原子氫作為補償物并阻止其他類型的補償大規(guī)模產(chǎn)生；然后去除上一步驟加入的有效數(shù)量的原子氫以降低半導體的阻抗，氫元素的去處是限制其他元素成分移動的條件下進行。12.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 10, wherein the h·rogen is removed by heating the semiconductor to an effective temperature for inducing h·rogen movement while the remainder of the semiconductor remains acceptably stable. 12.如權(quán)利要求10所述的形成低阻抗半導體的方法，其中，通過將半導體加熱到有效溫度引起氫元素移動的方法去除氫元素，此過程中要保持半導體的其他元素成分處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。續(xù)表權(quán)利要求書摘要（英文） 權(quán)利要求書摘要（中文）13.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 12, wherein the heating for the removal of h·rogen is carried out in vacuo. 13.如權(quán)利要求12所述的形成低阻抗半導體方法，其中，通過將半導體加熱去除氫元素過程在真空中進行。16.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 10,wherein the sample is heated in a non-h·rogen ambient, for removal of h·rogen. 16.如權(quán)利要求10所述的形成低阻抗半導體的方法，其中，通過在無氫環(huán)境中加熱樣本的方法去除氫元素。
三、“337調(diào)查”進程
2008年5月27日，Sony公司、三洋電機、洲磊與鴻利光4家消費者電子產(chǎn)品領導廠商已同意向Rothschild教授取得用于藍光DVD播放機、手機、數(shù)碼相機等裝置的半導體技術(shù)專利權(quán)。同時，韓國首爾半導體、飛利浦、歐司朗、豐田、Cree和日亞（Nichia）全球5大LED企業(yè)就涉案專利也陸續(xù)與原告達成和解。
外國被申請企業(yè)與申請人達成和解，給我國企業(yè)繼續(xù)應訴帶來很大壓力。一方面，我國企業(yè)面臨孤軍奮戰(zhàn)的尷尬局面；另一方面，高昂的訴訟費用也困擾著我國應訴企業(yè)。截至2008年8月中旬，中方兩個企業(yè)與申請人就和解協(xié)議達成一致。鴻利光電成為中國惟一取得美國授權(quán)的LED封裝企業(yè)，洲磊電子獲得一項應用授權(quán)。和解協(xié)議同意中國企業(yè)繼續(xù)對美出口涉案的LED產(chǎn)品，中國企業(yè)對原告進行賠償。
根據(jù)美國ITC公布的信息顯示，此案將于2010年1月28日最終結(jié)案，侵權(quán)的最終裁決于2009年9月28日確定。
2009年4月6日，Rothschild再次向ITC申請發(fā)起“337調(diào)查”（案卷號為337-TA-674），調(diào)查對象包括中國臺灣5家企業(yè)和中國內(nèi)地1家企業(yè)（即廈門三安光電股份有限公司）。Rothschild女士在其專利有效期即將結(jié)束之時頻頻申請發(fā)起“337調(diào)查”，而且其所針對企業(yè)從2008年8月第二輪開始到目前幾乎都是我國臺灣和內(nèi)地的企業(yè)，這不得不引起我們的注意。由于近幾年我國大陸和臺灣地區(qū)LED的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和迅猛發(fā)展給競爭者帶來的巨大的市場競爭壓力，這是導致針對我國的LED頻頻發(fā)起“337調(diào)查”的根本原因。
【案例評析】
該“337調(diào)查”案名為專利侵權(quán)，實為LED產(chǎn)業(yè)利益的博弈。近年來，世界LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)品大量進口美國市場，觸動了美國LED企業(yè)的既得利益。中國國產(chǎn)LED在北京奧運會開幕式上的精彩表現(xiàn)，更是讓業(yè)界同行刮目相看。市場利益的爭奪，是“337調(diào)查”發(fā)起的根本原因。
一、公民也可以申請發(fā)起“337調(diào)查”
該LED案調(diào)查案與其他“337調(diào)查”案的不同之處，最明顯的是其他“337調(diào)查”申請人大多來自企業(yè)，而本案申請人是一位80多歲坐在輪椅上的退休教授。據(jù)《IT時代周刊》報道，在Rothschild背后的是美國的相關利益集團，為他們服務的美國律師團沒有收取Rothschild的任何訴訟費用，而是協(xié)議在獲得賠償后，按一定比例分成。徐軍.美國“337調(diào)查”再次“吸髓”我國LED企業(yè)\[N\].IT時代周刊，2008-10-20(19)：56. 更為嚴重的是，LED案可能會造成連鎖反應，引發(fā)更多個人申請發(fā)起“337調(diào)查”案。企業(yè)可以支持或委托個人申請發(fā)起“337調(diào)查”案，打擊競爭對手，這樣的好處是不會給企業(yè)帶來負面評價，不容易引起競爭對手的注意。某些享有專利權(quán)的個人，也可能利用“337調(diào)查”的優(yōu)勢，惡意起訴國外企業(yè)，大發(fā)不義之財。一個美國公民就可以挑戰(zhàn)世界LED產(chǎn)業(yè)，并成功迫使LG電子、摩托羅拉、諾基亞、三星、索尼、東芝等絕大多數(shù)企業(yè)繳納了專利許可費或簽署指定采購的和解條件，讓我們再次看到了“337調(diào)查”的威力。
二、受訴企業(yè)難于應付
ITC是美國聯(lián)邦法院和行政系統(tǒng)之外的獨立的準司法機構(gòu)，主要依據(jù)“337條款”進行調(diào)查。“337調(diào)查”申請門檻低但制裁措施嚴厲，相對于反傾銷調(diào)查，耗時更短，應訴費用更高昂。應訴方須在有限時間內(nèi)準備生產(chǎn)經(jīng)營的所有材料，而且應訴動輒數(shù)百萬美元的律師費用也讓中小企業(yè)尤其是我國剛剛發(fā)展起來的LED企業(yè)難以應對。而對于原告，即使敗訴也沒有賠款約束，這是美國“337調(diào)查”案件逐漸增多一個重要原因。
我國企業(yè)在面臨“337調(diào)查”時的漠然更值得我們反思。我國涉案的10家企業(yè)中，只有鴻利光和洲磊兩家公司積極應訴，其他企業(yè)則放棄應訴。沒有涉案的企業(yè)則大多漠不關心，忽視了一旦敗訴帶給整個產(chǎn)業(yè)的被動局面。當CSA聯(lián)盟為應訴“337調(diào)查”籌集資金時，只有兩家企業(yè)提供了實質(zhì)性幫助。這樣又增加了受訴企業(yè)的壓力。
三、采取各種辦法，積極應對
在此次LED調(diào)查中，我國的鴻利光和洲磊兩家公司聯(lián)合應訴，同時積極采取措施，聯(lián)合國外涉訴企業(yè)，在政府和行業(yè)協(xié)會的共同努力下，最終達成和解，其經(jīng)驗值得我們學習。應訴過程中洲磊公司與對方律師進行證實并談判收到的和解條件是洲磊只需付1 000美元，對方便撤訴。據(jù)悉，“337調(diào)查”的費用一般在幾百萬美金，這比和解的費用要高出很多倍，而洲磊卻選擇花大價錢來應訴。對此，洲磊有關負責人解釋道：“和解后，我們只能購買他們指定的幾家供應商的產(chǎn)品，也就相當于癱瘓了。一旦敗訴，對方可以進一步利用普遍排除令限制我國整個LED行業(yè)的所有企業(yè)對美出口。通過應訴不僅可以增強企業(yè)的競爭力和今后應對此類事件的處理能力，更重要的是為行業(yè)乃至國內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)積累經(jīng)驗，為以后類似事件提供借鑒。”
“337調(diào)查”高昂的律師費阻礙外國廠商應訴，從而迫使外國廠商放棄美國市場。數(shù)十萬乃至數(shù)百萬美元的律師費對剛剛發(fā)展起來中小企業(yè)來說確實是個沉重的負擔，但如果被訴企業(yè)包括外國企業(yè)，則可通過聯(lián)合應訴的方式將減少個別企業(yè)的應訴成本，同時爭取同盟，群策群力可以把困難分解，把對手的力量分解。
另外，企業(yè)還可以在自身之外尋求支持。一方面是行業(yè)協(xié)會的支持，企業(yè)可以通過努力促使行業(yè)協(xié)會進行行業(yè)的核心技術(shù)和海外市場知識產(chǎn)權(quán)調(diào)研，建立行業(yè)預警機制，建立應訴費用分攤機制。另一方面是謀求政府支持，例如，促使政府出臺有利于應訴美國“337調(diào)查”的政策，積極參與出口爭議的國際協(xié)調(diào)。
四、我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)意識尚待提高
面對全球化經(jīng)濟帶來的挑戰(zhàn)，對于國內(nèi)LED廠商如何應對國外以知識產(chǎn)權(quán)保護為主要手段的非貿(mào)易壁壘？有關人士指出，國外所提出的知識產(chǎn)權(quán)訴訟實際上有很強的針對性、策略性和目的性，盡管以個別專利持有人或個別企業(yè)為對象，其本質(zhì)在多數(shù)情況下是針對我國整個產(chǎn)業(yè)的，是國家之間貿(mào)易摩擦的表現(xiàn)形式。
本案給我們以重要的警示：行業(yè)要國際化發(fā)展，必須了解和掌握國際化的游戲規(guī)則，提高防范意識。“當產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始走向國際化的時候，知識產(chǎn)權(quán)問題就不可避免了。在走向國際市場的同時，我們既要從知識產(chǎn)權(quán)方面加強工作，也要有針對性地了解目標市場區(qū)域相關的非關稅貿(mào)易壁壘的情況，制定積極的風險防范措施。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略來說，LED產(chǎn)業(yè)必須重視長期的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)要提升知識產(chǎn)權(quán)保護意識。在發(fā)展中，可能還會有許多非關稅貿(mào)易壁壘方面的糾紛或阻力，如產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、標準化。在中國加入WTO后，我們這方面的準備從企業(yè)來說還很不足。”朱秀巖,高文蕊.再遇337風暴——中國LED行業(yè)應對ITC調(diào)查\[J\].現(xiàn)代顯示，2008，6(6)：9.
最好的防守就是進攻，而進攻的前提是自己擁有更多核心知識產(chǎn)權(quán)。我國LED企業(yè)只有加強自主創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場運營，才能夠在市場競爭中立于不敗之地。當前中國半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)大而不強，核心競爭力仍有待于進一步提升。對國內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是首要任務，提高未來取得專利授權(quán)時的談判能力，逐步通過研發(fā)突破核心專利，不斷擴大我國在歐洲尤其是美國的專利擁有量。同時，有關專家建議LED行業(yè)應該建立“專利池”，從而共同應對和降低外來威脅，這或許是一個長遠之策。“專利池”是許多公司專利的集合，其作為一個組織整體對外。只要其中一個公司具有某項專利，即代表組織擁有。進入“專利池”的公司可以使用“池”中的全部專利從事研究和商業(yè)活動，而不需要就每個專利尋求單獨的許可，“池”中的公司彼此間也不需互相支付許可費。CSA聯(lián)盟正在努力推動此項計劃。
■ 撰稿人/李繼英 北京大學知識產(chǎn)權(quán)學院
黃賢濤 北京大學知識產(chǎn)權(quán)學院
