【案情簡介】
一、涉案雙方當事人
1. 申請方：美國約翰·迪爾公司（Deere & Company）
約翰·迪爾公司（以下簡稱“Deere公司”）成立于1837年，總部位于美國特拉華州。Deere公司從約翰·迪爾一人經營的鐵匠鋪（blacksmith shop）起家，經由一百多年發展，已成為全球最大的農業機械生產商。目前該公司主營業務包括農業與草皮、建設與林業以及信貸與融資3大塊業務，擁有員工56 000 人。自2003年始，已在美國擁有超過3 000個授權分銷商，其中約 1 400 個分銷商銷售其農用機械。\[EB/OL\].［2009-11-01］.http://www.deere.com/en_US/compinfo/index.html. 該公司通過授權分銷商網絡銷售其產品，被授權的分銷商可以使用該公司的商標進行廣告宣傳和銷售。20世紀初期，該公司開始用綠色和黃色顏色組合裝飾其制造的農業機械外觀，綠色作為機械主顏色，黃色作為輪胎顏色，隨著Deere公司的逐漸壯大，黃綠相間的基本色成為其農業機械的典型表征。
Deere公司商標演變簡史如圖2-11-1所示。
圖2-11-1 約翰·迪爾公司商標演變簡史圖示\[EB/OL\].［2009-11-1］.http://www.deere.com/zh_CN/JDCI/company_info/history/trademark_history/trademark.html. 2.被申請方：包括我國江蘇悅達集團、常州東風農機集團、江西江鈴集團進出口公司（以下簡稱悅達、東風、江鈴）在內的5個國家的24家公司
Deere公司將被調查對象分為兩類，一類是通過“灰色市場”，將Deere公司授權在歐洲生產的飼料收割機和裝卸機進口至美國并在美國銷售的公司。其中包括國外經銷商和出口商Agra-Infocentrum-Benelux(Netherlands),Agridea(France),Erntetechnik Franz Becker (Germany),Sunova Implement Co.(Canada)以及美國進口商和經銷商Bourdeau Bros.,Inc.(Champlain),NY;Co-Ag LLC(Theresa),WI;Davey-Joans Tractor&Chopper Supermarket,(illiamstown)等7家公司。 由于美版和歐版的機械本身的不同，歐洲公司通過“灰色市場”將Deere公司授權在歐洲生產的農業機械進口至美國，容易造成美國市場消費者對Deere公司產品的混淆。另一類是在中國生產和從中國進口并在美國銷售農用拖拉機的公司。Deere公司稱，該類公司直接侵犯其注冊顏色商標，可能引起消費者混淆并使其商標“淡化”。包括我國的悅達集團、東風農機集團、江鈴集團進出口公司和美國進口商和經銷Agracat,Inc.(Farmington),China America Imports(Creswell SamTrac Tractor and Equipment(Chico)等10家公司被列為第二類調查對象。\[EB/OL\]. ［2009-11-15］. http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/I0210AA3. pdf.
二、涉案商標
Deere公司在向ITC提交的調查申請書中聲稱其如下4項美國注冊商標\[EB/OL\].［2009-11-15］. http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-TA-487.Notice.1150822086.pdf. 被侵犯。
1.“JOHN DEERE”文字商標
此標識早在1870年就已開始被在商業上使用，Deere公司于1911年4月8日將其向美國專利商標局（USPTO）提出商標注冊申請，并于1913年6月3日獲準注冊，商標注冊號為91860。該商標主要用于犁、耕耘機、耙路機、割草機、谷物收割機、摟草機、壓草機、玉米和棉花條播機、播種機、施肥機、分肥機、噴霧機、秸稈切割機、平整機玉米收割機、青飼料切割機、草坪割草機和松土機等農用機械產品。
2.1254339號顏色商標
此顏色組合自1968年開始使用，Deere公司于1982年3月29日向美國專利商標局提出商標注冊申請，并于1983年10月8日獲準注冊，商標注冊號為1254339。在其商標注冊表中，該商標被描述為：在綠色機罩或面板上的水平黃色條紋，主要被用于農用機械和草坪養護機械——如打包機、割曬機、割草機調節器、青飼料收割機、播種機、聯合收割機、噴霧機、甜菜收割機、棉花收割機、堆草機和割草機等農用機械產品。
3.1502103號顏色商標
此顏色組合自1918年底開始使用，Deere公司于1985年12月19日向美國專利商標局提出商標注冊申請，并于1988年8月30日獲準注冊，商標注冊號為1502103。該商標被描述為：配有亮黃色輪胎的亮綠色機身，主要被用于農用拖拉機、草坪園藝拖拉機、拖車、貨車和手推車等產品。
4. 1503576號顏色商標
此顏色組合于1905年首次使用，Deere公司于1985年12月19日向美國專利商標局提出商標注冊申請，并于1988年9月13日獲準注冊，商標注冊號為1503576。該商標被描述為：亮綠色機身以及亮黃色輪胎，主要被用于帶輪的農用機械、草坪及園藝機械以及原料處理機械——如耕整機、割草機、切割機、碾碎機，噴霧機、裝載機、延碾機、種植機以及鏟雪機等。
上述3項注冊商標即Deere公司所稱本案“黃綠色”顏色商標。
此外，Deere公司還提及其一項彼時正申請中的商標，主要是“跳躍鹿”圖案，該商標的申請序列號是76/095395。并稱美國專利商標局已經對該申請授予了許可通知，注冊即將公布。本案涉案商標簡況如圖2-10-2所示。
圖2-11-2 本案涉案商標圖示\[EB/OL\].［2009-11-15］. http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=71055629;http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=73357211;http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=73574308. 三、調查流程（與我國3家企業相關）
2003年1月8日，Deere公司向美國國際貿易委員會（以下簡稱ITC）提起“337調查”申請，指控5個國家的24家公司向美國出口或在美國銷售的農用機械侵犯其黃綠色的顏色商標或造成該顏色商標“淡化”。淡化是指在非類似商品或服務上使用他人馳名商標，雖然不會引起混淆，但是沖淡了馳名商標的顯著性、導致馳名商標區分商品或服務來源的能力被削弱的行為。 我國3家涉案企業——悅達、東風、江鈴均被指控存在對第二類商標侵權行為。
1月27日，Deere公司重新提交按照ITC要求修改后的申請書，申請書要求ITC立即針對被所有申請人發起“337調查”，并對侵權的外國涉案公司簽發永久普遍排除令和永久禁止令。2月6日，ITC決定對Deere公司的申請正式立案，并確定了調查的范圍和主審行政法官（Administrative Law Judge,簡稱ALJ）。2月7日,ITC向當事人及當事人所在國駐美大使館送達調查通知書并就立案決定發布新聞稿。2月27日，我國3家涉案企業向ITC遞交應訴通知，悅達單獨應訴，東風和江鈴聯合應訴。
在美國進口商的建議下，單獨應訴的悅達集團于8月與Deere公司達成和解協議，同意退出美國市場。而東風和江鈴集團在國內相關方面的大力支持下為應訴作積極準備。在認真分析案情并在調取大量有利證據后，兩公司認為并未侵犯申請人的注冊商標。而后，涉案公司準備了大量的文字資料和物證，向ITC提交了專家意見及證人證言，并針對Deere公司提交的申請材料提有理有據的抗辯。通過一系列的積極答辯，兩公司的主要觀點逐步得到ITC的認同。
9月12日，國際貿易委員會不公平進口調查辦公室(OUII)的調查律師向本案行政法官提交了聽證前報告，明確提出中國企業對美出口的拖拉機并沒有侵犯Deere公司的顏色商標，也沒有造成該顏色商標的“淡化”。隨后，申請方表示愿與中方應訴企業繼續進行和解談判。
四、裁決意見
2003年8月27日，ITC決定不復審最初裁決中申請人所進行的修改和有關增加被申請人對申請人2729766號商標侵權和淡化的訴訟。9月2日，行政法官（Paul J. Luckern）發布初裁結論，在協議的基礎上終止對江蘇悅達公司的調查。
9月22日起，ITC召開本案聽證會，聯合應訴的中方企業也派員參加。其間，Deere公司和東風、江鈴于9月23日正式簽署和解協議，并請求行政法官允許雙方在此基礎上終止調查。經審查，行政法官于9月26日宣布同意該和解協議，并于10月22日簽發了同意令。根據有關程序要求，ITC最終宣布結束對東風和江鈴的調查。USITC.對東風集團和江鈴集團終止調查的第43、第44號令［EB/OL］.(2007-12-19) ［2009-11-15］http://gpj.mofcom.gov.cn/accessory/200712/1197007114786.pdf
http://gpj. mofcom. gov.cn/accessory/200712/1197007138462.pdf .
【案例評析】
農用拖拉機“337調查”案的啟示
(一) 中國企業必須要積極應訴
“337調查”程序為美國企業常利用的一種競爭手段，其目的在于借知識產權保護之名，打擊國外競爭者，維護其在美國市場的競爭優勢。因受制于缺乏資金、時間限制以及信息不對稱等，國內企業一旦遭致調查，往往選擇沉默，并以放棄廣闊的海外市場為代價。而事實上，“337調查”并不同于“反傾銷調查”，案件結果主要依賴于控辯雙方提交的證據材料。如能充分收集有利證據，被訴企業的積極應訴行為對于案件結果將起到至關重要的作用。
本案中，國內涉案企業分化成兩個應訴團隊。一家公司選擇與美國進口商聯合進行應訴，但因種種因素干擾，致使其合理利益未能得到有效保護，最終被迫退出美國市場；而另兩家公司在國內相關方面的支持和配合下，通過積極抗辯，在美國市場上站穩了腳，贏得了競爭對手的尊重。此案對我們的啟示在于，成為“337調查”的被申請人并不意味著就必定構成侵權。“337調查”的眾多案例也證明了，申請人的知識產權也未必一定有效。面對“337調查”， 國內企業應排除畏懼心理，深入、細致、客觀地分析案情，根據自身實力，選擇合理的應訴策略，本著“有理、有利、有節”的原則，積極應訴、運用策略，以維護自身的合法權益。
（二）“337調查”有時候僅是談判的籌碼而已
由于國內兩家企業的積極應訴，Deere公司并沒有在ITC那里得到支持，因此轉而與中國企業進行談判。談判，是一種爭取雙贏局面的策略。在“337調查”程序中，ITC的同意令是國內企業可以爭取的一種化解方式。眾多的調查申請方，似乎都是通過調查威脅相關涉案調查對象、在進入實質調查階段，如遇不利情形，幾乎都會轉向與調查對象進行談判。申請方提起調查，在某種程度上來說，僅僅是為增添談判籌碼而已。
國內企業如何把握談判，成為在“337調查”中爭取主動，甚至扭轉局面的關鍵。
本案中，中方聯合企業通過國內多方的支持，并在有效時間內完成了比較充分的應訴準備，在ITC行政法官那里其實已經獲得了肯定。然而，也因種種考慮，最終選擇了讓步，與Deere公司達成和解協議，在同意令中又作出了大范圍的讓步，甚至放棄司法程序救濟。須提及的是，如有更多的資源或是更為充分的準備，我國企業應當把握有利地位，乘勝追擊。本案也從側面反映了我國企業的不自信。
總之，“337調查”不一定是爭鋒相對的你死我活，如果能夠把握好進退尺寸，盡可玩轉此調查。在沒有充分的理由和證據時，需要作出適當的利益放棄，從而選擇與申請方和解談判。但在具備有利條件情況下，國內企業更應當選擇乘勝追擊，取得最終的、完全的市場主動權。
（三）企業知識產權戰略須放眼全球
近年來，我國已成為美國“337條款”最大的受害者。究其原因，主要是中國對美國出口產品技術含量上升，一些工業制成品大部分缺乏自主知識產權，很容易被知識產權權利人以侵犯知識產權、進行不公平競爭為由向ITC提起“337調查”。無疑，這種貿易順差形勢客觀上對美國相關利益方構成了激烈競爭，美國企業便不斷利用“337條款”作為市場化的技術壁壘手段打擊、排斥我國的競爭者。
國內企業要增強知識產權、尤其是專利權和商標權等方面的意識。此外，國內企業還需以放眼全球的眼光規劃和實施企業自身的知識產權發展戰略。比如，企業如果產品出口量較大，最好能在對方的市場申請知識產權保護。這樣，一旦碰到涉及知識產權的官司，我們也有與對手進行交換的籌碼，在知識產權中“交叉許可”，和解的門檻可以低一些。
在本案中，我國的3家企業均未向美國等主要的出口國家注冊商標，使美國企業輕易找到了要挾借口。實際上，調查清楚地顯示我國的3企業并未侵犯“跳躍鹿”商標。如果沒有全球戰略眼光，外國企業動輒以“337調查”這一借口，足以鉗制我國向其進口。加之國內企業普遍的畏懼調查心理，外國企業的此種國際市場爭奪往往輕易得手。
（四）建立有效的知識產權預警、應急機制
國內企業頻頻遭致“337調查”，其實并不都是處在毫無自主知識產權的窘境，企業自身知識產權預警與應急機制不完善也是“禍因”之一。國內、國際知識產權制度發展迅速，可是大多數企業一方面基本沒有知識產權保護與企業自身知識產權戰略規劃概念，另一方面對國外知識產權的最新發展也并沒有更為深入的了解，在遭遇到國外與知識產權相關的糾紛時，倉促應戰，失利已成必然。對此，國內企業（尤其是技術研發型企業）需要做的工作就是完善自身知識產權預警與應急機制，全面掌握最新知識產權發展動態，適時檢索、充分搜集信息。這樣一來，一是可以為自身自主知識產權研發作準備，另一方面，如遭致海外糾紛是可以迅速作出反應，及時準備，有效應對。
（五）密切關注商標保護新發展
本案的爭議商標——“跳躍鹿”商標，就是我國企業在注冊與使用上不太加以重視的“顏色商標”。顏色商標，僅指單一顏色商標和顏色組合商標，不包括由顏色與除顏色以外的其他因素組合而成的商標，我國商標法所規定的顏色商標僅指顏色組合商標。
顏色商標在我國并未引起足夠的重視，但是在國外卻有廣泛的應用。對于這種顏色商標提起的訴訟，我國目前是應對不充分的。2006年12月4日，美國專利商標局頒布了關于包含顏色因素的商標審查修正案，進一步明確了顏色商標實質性修改的有關規定。與此形成鮮明對比的是，我國2001年修改《商標法》時雖然增加了關于顏色商標的規定，但我國國家工商行政管理總局制定的《商標審查與審理標準》關于顏色商標的規定仍比較簡單。在經濟全球化的背景下，國際貿易聯系日趨緊密，歐盟成員國與美國是我國最重要的貿易合作伙伴；但知識產權問題卻成為中美、中歐貿易的焦點和主要障礙。除專利權、著作權以外，在兩大貿易伙伴對顏色商標給予保護的情況下，如果我國對此繼續予以限制，此類爭議將不可避免地影響雙方的貿易合作。
對此，一方面，我們寄希望于國內法律的修改，以跟進知識產權保護的最新國際形勢。但就企業自身來說，更重要的是對國際的最新形勢有充分的把握。如此，才能在國內法律不完善情況下，應對國外糾紛時能夠比較自如。
（六）公平解決 降低成本
在法律或者行政程序上作好準備是很重要的。國內企業面臨的的最大問題就是了解“337調查”，知己知彼，爭取應有的公平。由于“337條款”程序運行得很快，所以作好準備、快速回應就相當重要。
爭取公平解決糾紛的關鍵就在于律師團隊的組建，在“337調查”程序中，如能組建包括中方與外方、熟悉程序和專業所長、并且分工明確的律師團隊，才能夠在前期國內證據準備、應訴材料的提交以及在調查進程中涉及專業性問題的解決等方面做到全面應對。而組建如此“精英”律師團，自然要承擔高昂的費用。如何解決這一問題？需說明的是，“337調查”申請方一般不是針對某一家公司提起調查，往往是將各主要涉嫌侵權或不公平貿易的競爭者一并列為調查對象。在國內企業遭遇的“337調查”案中，大多都是某一行業的多家企業被共同列為調查對象。因此，在政府相關部門，地方政府或行業協會的共同支持下，盡量聯合涉訴企業，共同應訴，這不僅能夠有利于相關證據的準備、相關信息的共享、共同程序的參與，最重要的是，如此安排可將高昂的應訴成本分散開來，從而減輕單個企業的負擔。
在應訴成本可以接受前提下，在國內相關部門、協會組織和協調下，國內企業可期望組建起各律師優勢互補的律師團隊，針對具體案件的特點，采取靈活的應對策略，以最低成本最終贏得公平、維護自身合法權益。
■ 撰稿人/倪江云 知識產權出版社
鄧曉慧 國浩律師集團（深圳）事務所
（注：賀姍、章樂、張旭對本文亦有貢獻）
